2012-02-02【美国专利法 : 美国专利申请】美国专利制度暨其相关名词介绍

美国专利制度:

临时案与正式案:临时案(provisional patent application,简称PPA)始自1995年,根据美国35 U.S.C. §111(b)条法规对于专利之规定,为协助申请人取得更为低廉之第一次申请案而设置,其申请文件中不需要正式的申请专利范围、不需要叙述先前技术(prior art)、不需要宣誓书(oath and declaration)。但是文件中需要:明确的叙述、以及图式。其于12个月内(称为未定期间(pendency period))需申请正式案(non-provisional patent application,或称regular patent application,简称为RPA),该期限不得延期(12月过后,该PPA自动失效)。于正式案(RPA)说明书中需写明该临时案(PPA)之案号。自临时案变成正式案可藉由改请或是直接申请,改请的方式是藉由提出可核准请求(grantable petition),直接申请则为直接主张临时案的优点(benefit)等。以转换方式而得之正式案其专利开始日自该临时案申请日算起,而直接申请者则自该正式案申请日算起,如此而有最多一年的差异。临时案不得主张其他的优先权案。

美国专利分类:分为实用案(utility)、植物案(plant)、设计按(design)。

美国为发明主义:自该发明为第一次贩卖、贩卖之要约、公开使用或公开起12个月以内需提出申请(临时案或正式案)。只要可以证明较早发明,即使较晚申请,仍可取得申请权。而申请主义则只看何人先行申请,至于是何人先发明则不问。

临时案的优点:虽然我国向美国申请者,一般以主张台湾优先权,申请正式案(非临时案),但如果以美国为第一次申请者,仍可考虑申请临时案。其优点在于:(1)提供低价格并简化申请的选择;(2)提早取得美国申请日;(3)允许使用”专利申请中”之字样于产品,增加竞争优势;(4)作为日后优先权之依据;(5)提早取得商业优势避免专利被模仿;(6)过程可增减发明人。

专利标的(subject matter):制程(process)、机械(machine)、制品或物质组成(composition of matter)[35USC§101]。必须可为归纳为上述者,才符合专利法定标的。其与其他主要专利实施国相同,对于自然现象、自然法则、心智步骤、数学公式等都不是专利可以涵盖的范围。

新颖性的规定:新颖性为无下列情形者:(a)在发明前于美国为已知或已被使用;于美国或任何国家取得专利或在印刷物上描述;(b)于美国申请前超过一年在美国或其他国家已经取得专利或在美国被公开使用或销售。因此,在美国销售一年内仍可申请美国专利。因此归纳起来有下列情形:已知(known)(美国,发明前)、已被使用(used)(美国,发明前)、取得专利(granted)(世界,发明前或申请前1年内)、印刷物上描述(described in a printed publication)(世界,发明前或申请前1年内)、公开使用(public use)(美国,申请前1年内)、销售(on sale)(美国,申请前1年内)。此于台湾绝对新颖性有所不同。

优先审查(prioritized examination):提供申请人对于重要技术的专利申请案可提出优先审查,使用在实用性专利(utility)以及植物(plant)专利。申请人需于申请过程时对于审查官述明其特殊状态以申请该优先审查。其目的是提供对于经核准为优先审查案件,其可于平均12个月内可提出最终裁决(disposition)。其申请使自2011年9月26日,1年名额有10000件。

电子申请(EFS-Web):在不需下载特殊软体或改变文件之下,藉由网路连线而进行电子申请。并可藉由该电子申请提出国际PCT申请案。

与审查官进行面询:申请人或所委任代理人允许藉由面询而与审查官就所提出之前案(prior art)而进行面对面讨论。其目的在提供:(1)促进审查过程之平顺度;(2)促进申请人与审查官之间之互动;(3)提供解决可专利事项之讨论;(4)提供可早些获准的机会。进一步对于公众之意见与建议,将有全面领域的进一步面询计画,将于2012年5月16日开始实施。

专利审查高速公路(patent prosecution highway,简称为PPH):申请人自第一申请局(office of first filing,OFF)收到至少一项申请专利范围请准时,可向第二申请局(office of second filing,OSF)请由快速追踪对应于该申请专利范围之该审查,如此可使在OSF之专利案件亦可较快获准。此PPH方案并与PCT有连结。目前与美国有PPH协定者包含:澳洲、奥地利、加拿大、中国、丹麦、欧洲专利局、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、墨西哥、挪威、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、台湾、英国。

复审(Reexamination): 复审有两类:Ex parta(根据35USC §§301-307)、以及Inter partes(根据35USC §§311-318)。其中Ex parta为任何人(包括专利权人者、侵权人或任何第三方都可提出,可匿名进行),且要求复审理由, 必须提出于审查中没有引用到之先前技术(Prior art)(只限于专利或印刷发表刊物)。复审理由不可包括:是否为正确发明人,是否为最佳组成(Best mode)及是否在申请的一年前已于市场上贩卖。且提出复审申请三个月后, USPTO需决定该复审的理由是否充分。如是则进行复审,如理由不被接收则申请人无申诉机会。接受复审申请后,USPTO会通知专利权人此复审请求,专利权人于二个月内需根据新提出的先前技术而答辩或修改申请专利范围,在专利权人提答辩两个月内复审申请人可以针对其答辩或修改提出反驳意见,而在ex parta复审过程中,复审申请人也只参与到这一步。之后,专利复审的审查员会按一般专利审查方式来审核新的prior art与专利之间关系。如果专利权人对复审结果不满意,可以向USPTO专利上诉委员会提出上诉, 如对上诉委员会判决不满意, 可以再向联邦法院提出诉讼,而复审申请人没有上诉权利。复审结案后,Commissioner会颁发复审证书(certificate)给专利权人,证书中会列出对这专利复审结果(包括修改部分或为维持)。关于inter partes,只适用于在1998年11月29日以后申请的案件,或可包括1999年11月29日以后提出的继续(continuation)或部分继续申请案。任何人皆可提出这种复审申请,专利局局长需于接到申请三个月内决定申请案是否提出有新的重要专利相关疑问(substantial new question of patentability)。复审申请人不得以匿名形式进行。与ex parta不同,inter partes复审申请人在复审过程中一直参与。对于专利权人所有答辩及修改,申请人在接到通知后, 一个月内提出对应。对复审结果不满意,专利权人及申请人都可向专利上诉委员会上诉, 但对上诉委员会的判决,只有专利权人可以向联邦法院上诉。同一复审申请者对同一专利只能提一个inter partes申请案。进入复审过程后,双方皆不得撤回。美国专利诉讼根据美国律师协会统计,律师费用平均一个案子需花上2百万美金,诉讼官司来挑战专利的范围及有效性成功率, 据统计数字, 大约33%, ex parta复审成功挑战专利平均成功概率是12%, 用inter partes复审挑战平均成功率是70%, 其中50%左右的重审专利, 全部项目(Claims)都被取 消。难怪在目前申请inter partes复审案件中的70%申请案是正在专利被告或原告诉讼,被告或原告提出申请。

PPA与RPA之转换:可以把专利申请案(RPA)转成临时案(PPA),然后再提出专利申请(RPA)来使得专利权的起算日延后。其作法是:美国专利(RPA)提出申请后一年内,藉由申请书(信函)和规费(50美元)就可将RPA转成PPA,然后于原美国专利案(RPA)提出申请后的一年内再提出另一个RPA,而此新提出的RPA就可以享有该PPA的申请日,而专利权则是从新的RPA申请日开始算起,如此可透过转换和重新提出申请而把专利权往后延长约一年的光景。但是申请日亦为延后。

接续案(continuation application):在1997年12月1日之前,申请人需放弃母案而提出接续案,或在不用放弃母案之下而申请一个或多个接续案。而于1997年12月1日到2000年5月29日间所提出的申请案则要用继续审查申请(continued prosecution application,CPA),CPA需于最终审定前提出,母案在提出CPA就要被抛弃。在2000年5月29日后提出的申请案,若要延续则需其出接续审查要求(request for continued examination,简称RCE),且从2000年8月16日起必须在接到最终审定核驳(final rejection)的寄出日(mailing date)算起三个月或六个月(延展规费)内提出,事实上,RCE是以缴交申请规费的方式来请求对相同的发明再审查,而提出后母案并不用抛弃,但RCE需与母案是相同的创作或发明,不能够导入新的事物(new matter),理论上可以无限制地提出RCE和延续申请,若是如果没有新的证据或观点(slant)或是对于被拒绝的申请专利范围未作适当之修正,将很快地就会被核驳。若与CPA 相互比较,RCE不是新的申请案所以不用早期公开(当然也可以自行要求)、不会造成母案抛弃、可以宣示小个体来缴交申请规费。

部分接续案(continuation-in-part application,简称CIP):当发明人对母案有新的改进且是先前未揭漏的事物时就可以提出CIP,当申请CIP后母案通常是要抛弃以避开DP之 问题,否则就得利用TD,只有在CIP与母案间有显著专利性差异时两者才可以共存。 CIP的优点是其与母案相同的部分可以拥有母案的申请日,当然对于新的 事物的申请日还是要根据CIP的提出为准,而且只需要支付一件专利领证及维持年费,而其缺点就是专利年限是由母案的申请日算起20年。

再发证申请案(reissue application):在专利权年限内,专利权人若发现申请专利范围不够大、专利权范围太大、或者是说明书内有明显的错误时,就可以提出再发证申请, 而此再发证的专利就会取代母案,但是专利权有效年限还是同于母案。值得一提的是,如果要扩大申请专利范围则必须在母案核准后两年内提出,当然利用再发证来 扩大申请专利范围也不能够有复夺(recapture),亦即再发证所扩大的权利无法及于当初母案在申请时为了克服专利要件所限缩的权利。而从母案到再发 证核准间有所谓的先使用权(intervening rights),也就是说在该期间制造、贩卖及使用扩大专利范围后的产品或方法,只要是并没有侵害到母案所核准的范围,基本上还是被视为没有侵权行为。

专利权年限调整(patent term adjustment):于2000年5月29日以后所提出的美国专利,发明专利的年限是由申请日算起20年,再加上审查过程中所导致的专利权年限调整。要是美国专利局无法在三年内审查完成、未遵守所谓的14/4/4/4的预定时限、或是由于保密要求、专利权认定的冲突(interference)和 上讼(appeals)等所造成的延迟都可能会有最高到五年的专利权年限调整来作为补偿。14/4/4/4的预定时限就是指美国专利局要在从申 请日算起的第14个月内发下第一官方审定(first office action)、在答辩后4个月内发出审理通知、在专利上诉暨冲突调节委员会(Board of patent Appeals and Interferences,简称BPAI)或法院作出决定后4个月内发出审理通知、在缴交领证费后4个月内发证,如果美国专利局未遵守14/4/4/4 的预定时限,就会根据延迟的天数来补偿专利权人。要是超过三年审查完成的期限也要根据延迟的天数来作补偿,但是三年的算法不包括RCE、因为保密要求、专 利权认定的冲突和上讼等所用之时间,当然也不含申请人自行所延误的时间。值得一提的是,同一原因所造成的延迟只能够计算一次,例如美国专利局在缴交领证费 后第5个月才发证,而此专利从申请到发证总共时间为37个月,因而此专利权年限调整只能算成一个月,并不可以重覆计算成两个月。还有要是专利有TD,其专 利权年限调整也不能够超过TD的日期。

 46 total views,  2 views today