2016-12-05 【美国专利法 : 美国专利诉讼】 美国联邦巡回上诉法院: 软体方法非抽象概念,具专利适格性

美国联邦巡回上诉法院针对Enfish LLC v. Microsoft案发布一个软体适格性的重要判决,即此案所主张的软体专利范围具可专利性,并非抽象概念。其判决意见主要来自Hughes法官,加上两位法官Moore和Taranto的共同意见。在此案例后,软体专利领域的创新者和专利拥有者除了仰赖过去唯一的DDR控股案例,现在又多了另一个成功判例。

该案当Enfish控诉Microsoft侵权即受到瞩目,系争专利是US6,151,604和US6,163,775,皆由Enfish在2000年后期取得的专利,并同时在1995年3月主张相同技术领域的优先权。系争专利直指涉及一种资料库,资料库中的资讯彼此具一关连性,可对比于一般资料库的关联性,其中系争专利建立一种特别的资料表,所有资料都在这个表中,并以列定义栏,这些资料可以彼此指涉,也就是该专利中所指的“自我指涉”(self-referential)。

该专例说明了此发明的进步性,联邦巡回法院也费了一些周章分析此专利的可专利性。该专利传授了此设计的多重优点。首先,此专利揭露了一种比一般关连性搜寻更快速的资料索引技术。第二,该专利传授该自我指涉技术可提供更有效率的储存非结构性资料,如影像储存。最后,该自我指涉技术允许更灵活地设定资料库。

另一方面,遭控诉的Microsoft向法院请求简易判决,声称该专利范围因不符美国专利法35第101条规定而无效。此请求获得地方法院同意,部分该专利范围也因不符102条具新颖性而遭地方法院判决无效,同时也判定该Enfish专利范围未受到Microsoft侵权。面对这样的判决结果,Enfish当然上诉联邦法院。不同于地方法院的看法,联邦巡回法院认为系争专利范围并非101条中所谓的抽象概念而无效,也不需要进行Mayo/Alice第二步骤来检验抽象概念是否转化为一可专利标的。同时联邦巡回法院也认为此案所主张“自我指涉”技术专利范围并未出现于先前技术,所以也撤销简易判决针对102条的判定,该Enfish专利权仍判有效,但联邦巡回法院维迟了地方法院对于Microsoft未侵权的判决。

专利的适格性

此判决的主要争议在于美国专利法35第101条针对专利适格性的规定。

许多专利团体的创新者和代寻求专利者长期抱怨最高法院从未定义何谓101条中的「抽象概念」,而让最高法院和其他法庭及裁判庭在审理法案时,可以自由的依循所谓法定可专利标的例外(即由法院审案中所创造出的例外)。联邦巡回法院也承认最高法院从未定义此决定性的用词,甚至明白的表示这样的定义并不需要,因为只要对照其他发明的专利标的是否适格然后再往前推演就可以判断。

Hughes法官是这样写道:

最高法院尚未建立一套明确的标准来判定哪些要素是「抽象概念」,意即哪些要素能满足Mayo/Alice案对于「抽象概念」的第一步骤验证,反之,这些法庭都认为藉由比较那些前案已经被认定为「抽象概念」专利范围即可。 Hughes法官其实可再进一步举证Alice案来质疑最高法院无需定义抽象概念的解释,但这样似乎会有点不尊重最高法院。就是法院对于定义上这样的想法,使得电脑执行的专利适格性判定通常都要到法院上“眼见才知分晓”,也就是目前最高法院常用来定义抽象概念的方式了。

联邦法院继续说明最高法院在Alice一案所下的建议,也就是电脑技术的改善可能不是法定可专利标的例外。联邦法院在这里提到:

我们不会一味地只看最高法院依Alice判例而将所有电脑相关技术的改善视为抽像概念而都需要继续到第二步骤检验。事实上,一些电脑相关技术的改善的专利范围皆非抽像概念,如晶片架构,LED显示等。我们不认为这些软体的专利范围相对于硬体是抽像的而需要Alice判例的第二步骤检验,软体就像硬体一样可以有不抽象的电脑技术的改善,而达成这些改善也可以透过不同的管道。所以我们没有理由推论所有直指电脑技术包含软体改善的专利范围都是抽象概念且需Alice判例的第二步骤检验。所以我们认为评估专利范围是否为电脑功能的改善,相对于评估其是否为抽象概念是更合适,甚至在Alice的第一步骤验证就可以做这样的判断。

联邦法院说明此案是单纯电脑功能上的改善,全体陪审团也无异议一致决议此案专利范围并非Alice判例所指的抽象概念,而是明确的电脑执行改善,并具体承现在“自我指涉”表中。本案显然就是如此,也不需联邦法院进行Mayo/Alice判例的第二步骤来确保专利范围技术已经实质超越抽象概念。对于可在一般电脑执行的软体发明不具专利适格性的论点,联邦法院也在本案驳斥了这样荒谬的说法。联邦法院表明们不相信软体发明会因为可应用在一般电脑而导致其专利范围无效,也认为一些法学专家长期主张可在一般电脑执行的软体不具专利适格性的论点是相当不明智的,因为其实软体本身最大的效益就是能在不同平台上使用。当然,联邦法院这样的论述无疑的让反专利团体大受打击。

联邦法院还进一步说明实体元件并非判断专利适格性的要件,如下说明:

专利法对于进步性并未定义必需要引用实体元件,无实体元件并未导致专利范围无效。为了避免恢复像过去M-O-T测试的成规而导致专利范围无效的风险,许多在电脑上的进步性(包括软体的改善) 在本质上无法由实体的特征定义,这时应该由逻辑结构和程序定义。至少在Bilski, Alice, 和本案例中是这样定义,我们不希望看到如此大范围技术领域的可专利性被排除掉。

关于本案后续,无疑的会有更多的讨论和文件记录。联邦法院猜想Microsoft将会申请全体法官联席覆审,最后向高等法院申请调审令。另一方面,本案也将鼓舞哪些长期受挫于软体不具美国专利适格性的潜规则。现在还有留有一段值得讨论的部分,在本案中针对软体可以像硬体一样提供进步性的论点仍受到一些外界的嘲讽,然而软体是确实是可以做到的。事实上,选择由软体改善方案或硬体改善方案只是设计上的考量,David Kappos 和Microsoft 的首席专利律师Micky Minhas也都曾有有过如此相同的注解。

虽然联邦法院预期Microsoft 将可能会像其他大科技公司一样申请全体法官联席覆审以及向高等法院申请调审令,但Microsoft的专利政策可以考量两个面向。在一方面,因为Microsoft是全球最大创新者之一,所以它也是最多专利申请者和拥有者之一; 在另一方面, Microsoft也可能成为其他专利拥有者视为侵权的最大目标,Microsoft需要小心这个界线。虽然这个判决对专利持有人,申请人,和未来的创新者都是好的,但仍非最理想的诉讼结果。

本文翻译自 IP Watchdog:

Federal Circuit says software patent claims not abstract, are patent eligible

by Gene Quinn May 13, 2016

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