2012-02-02【美國專利法 : 美國專利申請】美國專利制度暨其相關名詞介紹

美國專利制度:

臨時案與正式案:臨時案(provisional patent application,簡稱PPA)始自1995年,根據美國35 U.S.C. §111(b)條法規對於專利之規定,為協助申請人取得更為低廉之第一次申請案而設置,其申請文件中不需要正式的申請專利範圍、不需要敘述先前技術(prior art)、不需要宣誓書(oath and declaration)。但是文件中需要:明確的敘述、以及圖式。其於12個月內(稱為未定期間(pendency period))需申請正式案(non-provisional patent application,或稱regular patent application,簡稱為RPA),該期限不得延期(12月過後,該PPA自動失效)。於正式案(RPA)說明書中需寫明該臨時案(PPA)之案號。自臨時案變成正式案可藉由改請或是直接申請,改請的方式是藉由提出可核准請求(grantable petition),直接申請則為直接主張臨時案的優點(benefit)等。以轉換方式而得之正式案其專利開始日自該臨時案申請日算起,而直接申請者則自該正式案申請日算起,如此而有最多一年的差異。臨時案不得主張其他的優先權案。

美國專利分類:分為實用案(utility)、植物案(plant)、設計按(design)。

美國為發明主義:自該發明為第一次販賣、販賣之要約、公開使用或公開起12個月以內需提出申請(臨時案或正式案)。只要可以證明較早發明,即使較晚申請,仍可取得申請權。而申請主義則只看何人先行申請,至於是何人先發明則不問。

臨時案的優點:雖然我國向美國申請者,一般以主張台灣優先權,申請正式案(非臨時案),但如果以美國為第一次申請者,仍可考慮申請臨時案。其優點在於:(1)提供低價格並簡化申請的選擇;(2)提早取得美國申請日;(3)允許使用”專利申請中”之字樣於產品,增加競爭優勢;(4)作為日後優先權之依據;(5)提早取得商業優勢避免專利被模仿;(6)過程可增減發明人。

專利標的(subject matter):製程(process)、機械(machine)、製品或物質組成(composition of matter)[35USC§101]。必須可為歸納為上述者,才符合專利法定標的。其與其他主要專利實施國相同,對於自然現象、自然法則、心智步驟、數學公式等都不是專利可以涵蓋的範圍。

新穎性的規定:新穎性為無下列情形者:(a)在發明前於美國為已知或已被使用;於美國或任何國家取得專利或在印刷物上描述;(b)於美國申請前超過一年在美國或其他國家已經取得專利或在美國被公開使用或銷售。因此,在美國銷售一年內仍可申請美國專利。因此歸納起來有下列情形:已知(known)(美國,發明前)、已被使用(used)(美國,發明前)、取得專利(granted)(世界,發明前或申請前1年內)、印刷物上描述(described in a printed publication)(世界,發明前或申請前1年內)、公開使用(public use)(美國,申請前1年內)、銷售(on sale)(美國,申請前1年內)。此於台灣絕對新穎性有所不同。

優先審查(prioritized examination):提供申請人對於重要技術的專利申請案可提出優先審查,使用在實用性專利(utility)以及植物(plant)專利。申請人需於申請過程時對於審查官述明其特殊狀態以申請該優先審查。其目的是提供對於經核准為優先審查案件,其可於平均12個月內可提出最終裁決(disposition)。其申請使自2011年9月26日,1年名額有10000件。

加速審查(accelerated examination):針對有關環境品質及能源類部分綠色科技相關發明申請案,可申請加速審查。初步每年以3000件為申請量。申請案需為非Reissue申請案的美國發明正式案(但不包括Reexamination程序案件),申請日早於2009年12月 8日,獨立項項數不超過3項、總項數不超過20項、不含多項附屬項,還沒有開始進行實審,且有以下任一重大貢獻:提升環境品質、發現或開發可再生能源、提高能源運用效率或節約能源、溫室氣體減量排放。一般係以提出一請願(petition)以訴明其特殊(special),該特殊不包括申請人年齡、健康、或專利快速審查(patent prosecution highway)(台灣成為專利審查高速公路),但可為:製造、侵權、環境品質、能源、結合DNA、超導體、HIV/AIDS、癌症、來襲恐怖主義以及生化技術。

電子申請(EFS-Web):在不需下載特殊軟體或改變文件之下,藉由網路連線而進行電子申請。並可藉由該電子申請提出國際PCT申請案。

與審查官進行面詢:申請人或所委任代理人允許藉由面詢而與審查官就所提出之前案(prior art)而進行面對面討論。其目的在提供:(1)促進審查過程之平順度;(2)促進申請人與審查官之間之互動;(3)提供解決可專利事項之討論;(4)提供可早些獲准的機會。進一步對於公眾之意見與建議,將有全面領域的進一步面詢計畫,將於2012年5月16日開始實施。

專利審查高速公路(patent prosecution highway,簡稱為PPH):申請人自第一申請局(office of first filing,OFF)收到至少一項申請專利範圍請准時,可向第二申請局(office of second filing,OSF)請由快速追蹤對應於該申請專利範圍之該審查,如此可使在OSF之專利案件亦可較快獲准。此PPH方案並與PCT有連結。目前與美國有PPH協定者包含:澳洲、奧地利、加拿大、中國、丹麥、歐洲專利局、芬蘭、德國、匈牙利、冰島、以色列、日本、韓國、墨西哥、挪威、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞典、台灣、英國。

複審(Reexamination): 複審有兩類:Ex parta(根據35USC §§301-307)、以及Inter partes(根據35USC §§311-318)。其中Ex parta為任何人(包括專利權人者、侵權人或任何第三方都可提出,可匿名進行),且要求復審理由, 必須提出於審查中沒有引用到之先前技術(Prior art)(只限於專利或印刷發表刊物)。複審理由不可包括:是否為正確發明人,是否為最佳組成(Best mode)及是否在申請的一年前已於市場上販賣。且提出複審申請三個月後, USPTO需決定該複審的理由是否充分。如是則進行複審,如理由不被接收則申請人無申訴機會。接受複審申請後,USPTO會通知專利權人此複審請求,專利權人於二個月內需根據新提出的先前技術而答辯或修改申請專利範圍,在專利權人提答辯兩個月內複審申請人可以針對其答辯或修改提出反駁意見,而在ex parta複審過程中,複審申請人也只參與到這一步。之後,專利複審的審查員會按一般專利審查方式來審核新的prior art與專利之間關係。如果專利權人對複審結果不滿意,可以向USPTO專利上訴委員會提出上訴, 如對上訴委員會判決不滿意, 可以再向聯邦法院提出訴訟,而復審申請人沒有上訴權利。複審結案後,Commissioner會頒發複審證書(certificate)給專利權人,證書中會列出對這專利複審結果(包括修改部分或為維持)。關於inter partes,只適用於在1998年11月29日以後申請的案件,或可包括1999年11月29日以後提出的繼續(continuation)或部分繼續申請案。任何人皆可提出這種複審申請,專利局局長需於接到申請三個月內決定申請案是否提出有新的重要專利相關疑問(substantial new question of patentability)。複審申請人不得以匿名形式進行。與ex parta不同,inter partes複審申請人在複審過程中一直參與。對於專利權人所有答辯及修改,申請人在接到通知後, 一個月內提出對應。對複審結果不滿意,專利權人及申請人都可向專利上訴委員會上訴, 但對上訴委員會的判決,只有專利權人可以向聯邦法院上訴。同一複審申請者對同一專利只能提一個inter partes申請案。進入複審過程後,雙方皆不得撤回。美國專利訴訟根據美國律師協會統計,律師費用平均一個案子需花上2百萬美金,訴訟官司來挑戰專利的範圍及有效性成功率, 據統計數字, 大約33%, ex parta複審成功挑戰專利平均成功概率是12%, 用inter partes複審挑戰平均成功率是70%, 其中50%左右的重審專利, 全部項目(Claims)都被取 消。難怪在目前申請inter partes複審案件中的70%申請案是正在專利被告或原告訴訟,被告或原告提出申請。

PPA與RPA之轉換:可以把專利申請案(RPA)轉成臨時案(PPA),然後再提出專利申請(RPA)來使得專利權的起算日延後。其作法是:美國專利(RPA)提出申請後一年內,藉由申請書(信函)和規費(50美元)就可將RPA轉成PPA,然後於原美國專利案(RPA)提出申請後的一年內再提出另一個RPA,而此新提出的RPA就可以享有該PPA的申請日,而專利權則是從新的RPA申請日開始算起,如此可透過轉換和重新提出申請而把專利權往後延長約一年的光景。但是申請日亦為延後。

接續案(continuation application):在1997年12月1日之前,申請人需放棄母案而提出接續案,或在不用放棄母案之下而申請一個或多個接續案。而於1997年12月1日到2000年5月29日間所提出的申請案則要用繼續審查申請(continued prosecution application,CPA),CPA需於最終審定前提出,母案在提出CPA就要被拋棄。在2000年5月29日後提出的申請案,若要延續則需其出接續審查要求(request for continued examination,簡稱RCE),且從2000年8月16日起必須在接到最終審定核駁(final rejection)的寄出日(mailing date)算起三個月或六個月(延展規費)內提出,事實上,RCE是以繳交申請規費的方式來請求對相同的發明再審查,而提出後母案並不用拋棄,但RCE需與母案是相同的創作或發明,不能夠導入新的事物(new matter),理論上可以無限制地提出RCE和延續申請,若是如果沒有新的證據或觀點(slant)或是對於被拒絕的申請專利範圍未作適當之修正,將很快地就會被核駁。若與CPA 相互比較,RCE不是新的申請案所以不用早期公開(當然也可以自行要求)、不會造成母案拋棄、可以宣示小個體來繳交申請規費。

部分接續案(continuation-in-part application,簡稱CIP):當發明人對母案有新的改進且是先前未揭漏的事物時就可以提出CIP,當申請CIP後母案通常是要拋棄以避開DP之 問題,否則就得利用TD,只有在CIP與母案間有顯著專利性差異時兩者才可以共存。CIP的優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日,當然對於新的 事物的申請日還是要根據CIP的提出為準,而且只需要支付一件專利領證及維持年費,而其缺點就是專利年限是由母案的申請日算起20年。

再發證申請案(reissue application):在專利權年限內,專利權人若發現申請專利範圍不夠大、專利權範圍太大、或者是說明書內有明顯的錯誤時,就可以提出再發證申請, 而此再發證的專利就會取代母案,但是專利權有效年限還是同於母案。值得一提的是,如果要擴大申請專利範圍則必須在母案核准後兩年內提出,當然利用再發證來 擴大申請專利範圍也不能夠有復奪(recapture),亦即再發證所擴大的權利無法及於當初母案在申請時為了克服專利要件所限縮的權利。而從母案到再發 證核准間有所謂的先使用權(intervening rights),也就是說在該期間製造、販賣及使用擴大專利範圍後的產品或方法,只要是並沒有侵害到母案所核准的範圍,基本上還是被視為沒有侵權行為。

專利權年限調整(patent term adjustment):於2000年5月29日以後所提出的美國專利,發明專利的年限是由申請日算起20年,再加上審查過程中所導致的專利權年限調整。要是美國專利局無法在三年內審查完成、未遵守所謂的14/4/4/4的預定時限、或是由於保密要求、專利權認定的衝突(interference)和 上訟(appeals)等所造成的延遲都可能會有最高到五年的專利權年限調整來作為補償。14/4/4/4的預定時限就是指美國專利局要在從申 請日算起的第14個月內發下第一官方審定(first office action)、在答辯後4個月內發出審理通知、在專利上訴暨衝突調節委員會(Board of patent Appeals and Interferences,簡稱BPAI)或法院作出決定後4個月內發出審理通知、在繳交領證費後4個月內發證,如果美國專利局未遵守14/4/4/4 的預定時限,就會根據延遲的天數來補償專利權人。要是超過三年審查完成的期限也要根據延遲的天數來作補償,但是三年的算法不包括RCE、因為保密要求、專 利權認定的衝突和上訟等所用之時間,當然也不含申請人自行所延誤的時間。值得一提的是,同一原因所造成的延遲只能夠計算一次,例如美國專利局在繳交領證費 後第5個月才發證,而此專利從申請到發證總共時間為37個月,因而此專利權年限調整只能算成一個月,並不可以重覆計算成兩個月。還有要是專利有TD,其專 利權年限調整也不能夠超過TD的日期。

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