2016-08-08【台灣專利法 : 專利申請案的撰寫以及核駁答辯】

作者:所長林志青

(1) 找出申請案的技術核心特徵,並條列出:

與引證案比較,與習知技術比較。看似簡單,但將申請案藉由邏輯分析找出強而有力的技術特徵並非易事,有哪一家事務所願意花人力、時間去誠實的找出最佳方案?其實是這個產業的一個問題,一般事務所不願意付出。

如何找出強而有力的技術特徵?本所一貫以討論的方式進行,並且是多個人(三人以上)的言語相互討論的腦力激盪方式進行以產生最佳的效果。但,問題是:一般事務所不願意也不知道該如何進行言語方式的討論。

(2) 適當地表達出:

寫出的核駁答辯內容有誰看得懂?撰寫的工程師自己可能也看不懂。太多事務所員工在管理鬆散下,只進行客戶意見的「翻譯」、「直白」。客戶以為這家事務所會有所研究,結果什麼都沒有而只把客戶的一二意見當為聖經,客戶是待宰的羔羊。

即使撰寫的工程師在撰寫完成的當下看得懂,3天後,沒有錯只要3天,這位撰寫工程師仍然看得懂嗎?未必。這樣的表達結果如何期待審查官員可以清楚看懂該答辯內容。因此前述條列出答辯重點非常重要。

同樣的,如何將說明書撰寫的容易瞭解並切中核心是絕對必要的。

(3) 貼合審查委員的觀點重新檢視自己的看法:

雞同鴨講,絕對不是一件好事。也絕對無法幫助客戶克服任何的核駁理由。

(4) 把前述的努力(即,(1)、(2)及(3))整理出來,讓客戶知道整個歷程:

客戶的知識絕對可以幫助專利事務所,專利事務所應有能力判斷客戶的建議是否正確。如何讓客戶有所言,那就是需要將整個答辯的歷程盡可能的讓客戶瞭解。

(5) 使核駁理由亦為客戶所瞭解:

這是前述(4)的一部份,讓客戶瞭解狀況可協助案件的處理。配合(4)的努力,成功就在不遠處。

作者:所長林志青

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