2016-12-05 【美國專利法 : 美國專利訴訟】 美國聯邦巡迴上訴法院:軟體方法非抽象概念,具專利適格性

美國聯邦巡迴上訴法院針對Enfish LLC v. Microsoft案發佈一個軟體適格性的重要判決,即此案所主張的軟體專利範圍具可專利性,並非抽象概念。其判決意見主要來自Hughes法官,加上兩位法官Moore和Taranto的共同意見。在此案例後,軟體專利領域的創新者和專利擁有者除了仰賴過去唯一的DDR控股案例,現在又多了另一個成功判例。

該案當Enfish控訴Microsoft侵權即受到矚目,系爭專利是US6,151,604和US6,163,775,皆由Enfish在2000年後期取得的專利,並同時在1995年3月主張相同技術領域的優先權。系爭專利直指涉及一種資料庫,資料庫中的資訊彼此具一關連性,可對比於一般資料庫的關聯性,其中系爭專利建立一種特別的資料表,所有資料都在這個表中,並以列定義欄,這些資料可以彼此指涉,也就是該專利中所指的“自我指涉”(self-referential)。

該專例說明了此發明的進步性,聯邦巡迴法院也費了一些周章分析此專利的可專利性。該專利傳授了此設計的多重優點。首先,此專利揭露了一種比一般關連性搜尋更快速的資料索引技術。第二,該專利傳授該自我指涉技術可提供更有效率的儲存非結構性資料,如影像儲存。最後,該自我指涉技術允許更靈活地設定資料庫。

另一方面,遭控訴的Microsoft向法院請求簡易判決,聲稱該專利範圍因不符美國專利法35第101條規定而無效。此請求獲得地方法院同意,部分該專利範圍也因不符102條具新穎性而遭地方法院判決無效,同時也判定該Enfish專利範圍未受到Microsoft侵權。面對這樣的判決結果,Enfish當然上訴聯邦法院。不同於地方法院的看法,聯邦巡迴法院認為系爭專利範圍並非101條中所謂的抽象概念而無效,也不需要進行Mayo/Alice第二步驟來檢驗抽象概念是否轉化為一可專利標的。同時聯邦巡迴法院也認為此案所主張“自我指涉”技術專利範圍並未出現於先前技術,所以也撤銷簡易判決針對102條的判定,該Enfish專利權仍判有效,但聯邦巡迴法院維遲了地方法院對於Microsoft未侵權的判決。

專利的適格性

此判決的主要爭議在於美國專利法35第101條針對專利適格性的規定。

許多專利團體的創新者和代尋求專利者長期抱怨最高法院從未定義何謂101條中的「抽象概念」,而讓最高法院和其他法庭及裁判庭在審理法案時,可以自由的依循所謂法定可專利標的例外(即由法院審案中所創造出的例外)。聯邦巡迴法院也承認最高法院從未定義此決定性的用詞,甚至明白的表示這樣的定義並不需要,因為只要對照其他發明的專利標的是否適格然後再往前推演就可以判斷。

Hughes法官是這樣寫道:

最高法院尚未建立一套明確的標準來判定哪些要素是「抽象概念」,意即哪些要素能滿足Mayo/Alice案對於「抽象概念」的第一步驟驗證,反之,這些法庭都認為藉由比較那些前案已經被認定為「抽象概念」專利範圍即可。 Hughes法官其實可再進一步舉證Alice案來質疑最高法院無需定義抽象概念的解釋,但這樣似乎會有點不尊重最高法院。就是法院對於定義上這樣的想法,使得電腦執行的專利適格性判定通常都要到法院上“眼見才知分曉”,也就是目前最高法院常用來定義抽象概念的方式了。

聯邦法院繼續說明最高法院在Alice一案所下的建議,也就是電腦技術的改善可能不是法定可專利標的例外。聯邦法院在這裡提到:

我們不會一味地只看最高法院依Alice判例而將所有電腦相關技術的改善視為抽像概念而都需要繼續到第二步驟檢驗。事實上,一些電腦相關技術的改善的專利範圍皆非抽像概念,如晶片架構,LED顯示等。我們不認為這些軟體的專利範圍相對於硬體是抽像的而需要Alice判例的第二步驟檢驗,軟體就像硬體一樣可以有不抽象的電腦技術的改善,而達成這些改善也可以透過不同的管道。所以我們沒有理由推論所有直指電腦技術包含軟體改善的專利範圍都是抽象概念且需Alice判例的第二步驟檢驗。所以我們認為評估專利範圍是否為電腦功能的改善,相對於評估其是否為抽象概念是更合適,甚至在Alice的第一步驟驗證就可以做這樣的判斷。

聯邦法院說明此案是單純電腦功能上的改善,全體陪審團也無異議一致決議此案專利範圍並非Alice判例所指的抽象概念,而是明確的電腦執行改善,並具體承現在“自我指涉”表中。本案顯然就是如此,也不需聯邦法院進行Mayo/Alice判例的第二步驟來確保專利範圍技術已經實質超越抽象概念。對於可在一般電腦執行的軟體發明不具專利適格性的論點,聯邦法院也在本案駁斥了這樣荒謬的說法。聯邦法院表明們不相信軟體發明會因為可應用在一般電腦而導致其專利範圍無效,也認為一些法學專家長期主張可在一般電腦執行的軟體不具專利適格性的論點是相當不明智的,因為其實軟體本身最大的效益就是能在不同平台上使用。當然,聯邦法院這樣的論述無疑的讓反專利團體大受打擊。

聯邦法院還進一步說明實體元件並非判斷專利適格性的要件,如下說明:

專利法對於進步性並未定義必需要引用實體元件,無實體元件並未導致專利範圍無效。為了避免恢復像過去M-O-T測試的成規而導致專利範圍無效的風險,許多在電腦上的進步性(包括軟體的改善) 在本質上無法由實體的特徵定義,這時應該由邏輯結構和程序定義。至少在Bilski, Alice, 和本案例中是這樣定義,我們不希望看到如此大範圍技術領域的可專利性被排除掉。

關於本案後續,無疑的會有更多的討論和文件記錄。聯邦法院猜想Microsoft將會申請全體法官聯席覆審,最後向高等法院申請調審令。另一方面,本案也將鼓舞哪些長期受挫於軟體不具美國專利適格性的潛規則。現在還有留有一段值得討論的部分,在本案中針對軟體可以像硬體一樣提供進步性的論點仍受到一些外界的嘲諷,然而軟體是確實是可以做到的。事實上,選擇由軟體改善方案或硬體改善方案只是設計上的考量,David Kappos 和Microsoft 的首席專利律師Micky Minhas也都曾有有過如此相同的註解。

雖然聯邦法院預期Microsoft 將可能會像其他大科技公司一樣申請全體法官聯席覆審以及向高等法院申請調審令,但Microsoft的專利政策可以考量兩個面向。在一方面,因為Microsoft是全球最大創新者之一,所以它也是最多專利申請者和擁有者之一; 在另一方面, Microsoft也可能成為其他專利擁有者視為侵權的最大目標,Microsoft需要小心這個界線。雖然這個判決對專利持有人,申請人,和未來的創新者都是好的,但仍非最理想的訴訟結果。

本文翻譯自 IP Watchdog:
Federal Circuit says software patent claims not abstract, are patent eligible
by Gene Quinn May 13, 2016

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