2024-08-30 【美國專利法:美國專利制度申請】美國專利「再發證(Reissue)」與「再審查(Reexamination)」的差異

在美國,對於已獲准的專利的更正、修正,可透過「再發證(Reissue)」以及「再審查(Reexamination)」的等制度進行(註1)。而「再審查(Reexamination)」進一步可分為「單方再審查(EPR,Ex Parte Reexamination)」以及「多方再審查(Inter Partes Reexamination)」,其中「多方再審查」為因應美國專利法的修正,於2012年9月16日始即由「 領證後複審(PGR,Post-Grant Review)」與「多方複審(IPR,Inter Partes Review)」所取代。
下文針對「再發證(Reissue)」、「單方再審查(EPR,Ex Parte Reexamination)」、「 領證後複審(PGR,Post-Grant Review)」以及「多方複審(IPR,Inter Partes Review)」等制度的特點進行概略說明。

美國專利的再發證與再審查的制度略述比較表

再發證 單方再審查 領證後複審 多方複審
申請條件 專利有錯誤 實質新問題 極有可能不具專利性 特別不具新穎性、進步性
申請時間點 專利期限內 專利實施期限內 專利公告9個月後 專利公告9個月後
申請人 專利權人 任何人 第三方 第三方
後續發展 原專利期限 發佈證明 一年內決定 一年內決定
審查單位 技術中心 中央複審單位 專利審理暨訴願委員會 專利審理暨訴願委員會
類比於本國的專利制度 更正 舉發

1、再發證(Reissue)
再發證的申請條件為,原核准專利存在錯誤而致該核准專利無效(或部分無效)。前述的錯誤,如:請求項太窄或太廣;揭露不明確;申請人並未(或錯誤地)主張國際優先權;以及申請人並未(或錯誤地)參考先前的共同申請(註2)。
提出再發證之申請的時間點為,在原核准專利的專利期限內,發現有上述致該核准專利無效(或部分無效)的錯誤時,即可提出申請。唯應注意的是,若將會擴大原核准專利的請求項內容,則應於原核准專利核准後兩年內提出再發證申請。此外,申請再發證的專利,不得修改引入新事項(new matter)(註3)。
再發證的申請人為專利權人;若有專利權轉讓,則為專利受讓人。此外,發明人應針對再發證的申請簽署宣誓書;若再發證的申請並不會擴大原核准專利的請求項內容,或是原核准專利的申請是由專利受讓人所提出,則可由專利受讓人簽署(註4)。
再發證經核准後的專利期限,為原核准專利尚未期滿的期限,並不會因提出再發證的申請而延長(註5)。當再發證的申請核准後,原核准專利將自動失效;在再發證的申請核准前,原核准專利仍為有效(註6)。再發證申請案核准後,可獲得一組以「RE」為首的再發證案號而不同於原專利案的專利案號。
再發證之申請的審查,是由美國專利商標局內各個技術領域之技術中心(Technology Centers,TC)下訓練品質保證專家(Training Quality Assurance Specialist,TQAS)或監督專利複審專家(Supervisory Patent Reexamination Specialist,SPRS)所進行(註7)。在再發證之申請的審查過程,也會重新檢視原核准專利的申請歷程;除了審查再發證之申請的新穎性、進步性,也會審查於再發證之申請中所提出的請求項是否為原核准專利的說明書所支持,以判斷所述請求項的有效申請日期(註8)。

2、單方再審查(EPR,Ex Parte Reexamination)
單方再審查的申請條件為,將提出單方再審查的專利必須具有「可專利性的實質新問題(Substantial New Question(SNQ)of Patentability)」,如:該專利的請求項不符專利法對於新穎性、進步性的規定。此外,提出單方再審查之申請的專利的請求項範圍不得修改擴大(註9)。
提出單方再審查之申請的時間點為,在提出單方再審查之專利的可實施期限內的任何時間點,其中「可實施期限」一般為專利期限的到期日再加六年。若有訴訟繫屬中,該「可實施期限」可延長。(註10)。
任何人可提出單方再審查的申請(包含專利權人、專利權人以外的第三方),需揭露姓名;在單方再審查的審查過程,審查承辦人並不與第三方進行審查內容的討論(註11)。此外,任何人可提交供單方再審查進行的引證文件(如:專利前案、印刷出版物或書面聲明)而無需表明自己的身分(註12)。若為第三方提出單方再審查,在專利權人提出申復之日起的兩個月內,第三方僅能對於專利權人的申復提出回覆並提供相關副本予專利權人;若專利權人未提出申復,第三方不得進行回覆(註13)。
若根據引證文件並未發現提出單方再審查的專利有「可專利性的實質新問題」,則單方再審查的申請將被拒絕,反之則核准該專利的單方再審查(註14)。在核准單方再審查後,美國專利商標局將發佈一份單方再審查證明,以公佈審查後確定具有專利性的請求項、並取消審查後確定不具專利性的請求項(註15)。
單方再審查之申請的審查, 是由中央複審單位(Central Reexamination Unit,CRU)或是技術中心(TC)指定審查承辦人而對於提出單方再審查之專利進行審查(註16)。

3、領證後複審(PGR,Pos t-Grant Review)(註17)
領證後複審的申請條件是,在核准專利內至少有一項請求項極有可能(more likely than not)不具專利性。
對於核准專利,在該核准專利公告9個月後提出;若為再發證的專利,則於再發證核發9個月後提出。
由專利權人以外的第三方提出領證後複審的申請書;上述核准專利(或再發證專利)的專利權人可為此提交申復書。
在領證後複審的申請經提出且未被拒絕,最終決定將在一年內做出(有正當理由可延長六個月)。
領證後複審的審查,是由專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)進行審理。

4、多方複審(IPR,Inter Partes Review)(註18)
多方複審的申請條件是,在核准專利內至少有一項請求項極有可能(more likely than not)不具專利性。特別是,該核准專利的請求項不符專利法第102條規定的新穎性或專利法第103條規定的進步性。
在核准專利公告或再發證核發9個月後提出;若擬提出多方複審的專利有提出領證後複審(PGR)之情事,則需於領證後複審終結後提出;上述兩個時間點以時間較晚者為準。
由專利權人以外的第三方提出多方複審的申請書。
在多方複審的申請經提出且未被拒絕,最終決定將在一年內做出(有正當理由可延長六個月)。
多方複審的審查,是由專利審理暨訴願委員會(PTAB)進行審理。

備註:
1. MPEP 1400.01
2. MPEP 1402
3. MPEP 1401
4. MPEP 1410.01
5. MPEP 1405
6. MPEP 1416
7. MPEP 1443
8. MPEP 1440
9. MPEP 2209
10. MPEP 2211
11. MPEP 2212
12. MPEP 2203
13. MPEP 2251
14. MPEP 2247
15. MPEP 2288
16. MPEP 2233
17. https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/post-grant-review
18. https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/inter-partes-review

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