2016-08-08【台湾专利法 : 专利申请案的撰写以及核驳答辩】

作者:所长林志青

(1) 找出申请案的技术核心特征,并条列出:

与引证案比较,与习知技术比较。看似简单,但将申请案藉由逻辑分析找出强而有力的技术特征并非易事,有哪一家事务所愿意花人力、时间去诚实的找出最佳方案?其实是这个产业的一个问题,一般事务所不愿意付出。

如何找出强而有力的技术特征?本所一贯以讨论的方式进行,并且是多个人(三人以上)的言语相互讨论的脑力激荡方式进行以产生最佳的效果。但,问题是:一般事务所不愿意也不知道该如何进行言语方式的讨论。

(2) 适当地表达出:

写出的核驳答辩内容有谁看得懂?撰写的工程师自己可能也看不懂。太多事务所员工在管理松散下,只进行客户意见的「翻译」、「直白」。客户以为这家事务所会有所研究,结果什么都没有而只把客户的一二意见当为圣经,客户是待宰的羔羊。

即使撰写的工程师在撰写完成的当下看得懂,3天后,没有错只要3天,这位撰写工程师仍然看得懂吗?未必。这样的表达结果如何期待审查官员可以清楚看懂该答辩内容。因此前述条列出答辩重点非常重要。

同样的,如何将说明书撰写的容易了解并切中核心是绝对必要的。

(3) 贴合审查委员的观点重新检视自己的看法:

鸡同鸭讲,决定不是一件好事。也决对无法帮助客户克服任何的核驳理由。

(4) 把前述的努力(即,(1)、(2)及(3))整理出来,让客户知道整个历程:

客户的知识绝对可以帮助专利事务所,专利事务所应有能力判断客户的建议是否正确。如何让客户有所言,那就是需要将整个答辩的历程尽可能的让客户了解。

(5) 使核驳理由亦为客户所了解:

这是前述(4)的一部份,让客户了解状况可协助案件的处理。配合(4)的努力,成功就在不远处。

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