2023-07-24 【日本專利法:專利制度申請】日本申請電腦軟體發明的申請要領

日本軟體專利最容易碰到的問題在於「違反明確性要件」及「未利用自然法則」而被核駁。

(I) ★關於「違反明確性要件」
☆根據日本專利法(特許法)第36條第6項第2款,申請專利範圍的記載發明必須是明確的。
※判斷是否明確:
(1) 基本原則:
當規定發明的事項中有技術性不完備的結果,造成發明不明確的情況,則判斷為違反明確性要件。
規定發明的事項的技術含意無法讓所屬領域具有通常知識者理解,甚至即使參考申請時的技術常識而發明特定事項依然明顯有所缺乏,發明則為不明確。
(2) 進階原則:
但是,即使發明的範圍是明確的,如果不能理解規定發明的事項的技術含義,而且,即使考慮到申請時的技術常識,規定發明的事項仍然顯然是缺乏的,則將不可能精確地確定新穎性和創造性等專利要求。在這種情況下,無法以單一請求項保證明確掌握發明所必要的申請專利範圍的功能,因此將認定為違反了明確性要件。
此外,規定發明的事項彼此不具有技術性關聯,也會被判斷為發明不明確。

☆範例:
傳送特定的電腦應用程式的資訊傳送媒體。
說明:
傳送資訊是傳送媒體固有的功能,「資訊傳送媒體傳送特定的電腦應用程式」的說法僅僅是指在任何特定的時間,在資訊傳送媒體的某個地方傳送特定的電腦應用程式,除了傳送媒體固有的上述功能外,並沒有說明資訊傳送媒體與電腦應用程式之間的任何關係。

(II) ★關於「未利用自然法則」
☆根據日本特許、實用新案審查基準第Ⅲ部第1章2.1.4「未利用自然法則者」所規定:請求項所述之發明有人為安排(例如:遊戲的規則本身)的情況,該請求項所述之發明並非是利用自然法則,而不屬於「發明」。

※要領:如何有效避免因「違反明確性要件」及「未利用自然法則」等問題的核駁,並減少與審查委員解釋的時間浪費,有以下申請要領:
1、在申請專利範圍中,明確規定發明的事項以外,須留意其技術含意是否能讓所屬領域具有通常知識者理解,且規定發明的事項彼此須有技術性關聯。
2、軟體最好是協同硬體的機器一起申請,而非單獨就軟體本身功能或是軟體方法申請,其中機器必須是電腦以外的具有既定功能的機器。
3、軟體的功能最好是讓機器執行具有技術性之作動,而非只是單純進行根據人為規則的運算及輸出。

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